改革開放四十年來，已經有越來越多的中國企業有能力帶著具有國際競爭力的產品進入國際市場，使得在市場上其他的競爭對手倍感威脅、因而亟欲設法將中國企業予以排除。與此同時，“專利蟑螂”也注意到了這些在海外獲利豐厚的中國企業，因此磨刀霍霍。跨國專利訴訟便成為他們用來對付中國企業的利器。面對這些越演越烈、層出不窮的挑戰與壓力，中國企業究竟要選擇逃避還是要面對？

本書作者張宇樞律師，將其多年的實務經驗與研究心得，以務實的角度、清晰的條列、簡明的圖表、簡約易懂、深入淺出的方式，撰寫了《跨國專利訴訟手冊》這本具有很大實用價值的工具書，值得以下的讀者留意並參考這本書手冊中的一些具體說明與建議：

準備或正在國際進行專利訴訟的企業之高管及法務與工程人員

準備或正在協助客戶至國外進行專利訴訟的律師或專業顧問

從事與跨國商務相關政策或研究的政府領導、學者專家或學生

準備或已經進入國際市場的企業之高管及法務人員

一講 發現侵權物品

由於跨國產業分工現像日益頻繁，而競爭者之間基於經營策略、成本效益與風險分散之考慮，商業型態也更趨復雜；因此，本講將介紹哪些經營型態在美國可能構成侵害專利，哪些商業模式可以避免被美國法院認定為侵權。

第二講 如何開始與應對專利爭端

在一般跨國專利訴訟實務上，當專利權人發現市面上有侵權產品時，經過審慎評估，往往會向侵權產品之制造者、進口商或經銷商發出警告信，以先禮後兵的方式開啟專利爭端；而被控侵權之一方在收到警告函後，倘若過去沒有類似之經驗，也時常不知所措，一時之間亂了章法，以致耽誤了寶貴的時間。

因此，專利權人應知悉如何撰寫一封架構完整之警告信；而被控侵權之人在收到警告信，或發覺專利權人可能會對我方進行專利訴訟，甚至突然收到原告的專利侵權訴訟起訴狀後，建議被控侵權人可依序參考本講之重點，迅速掌握相關警告信之基本內容，有條不紊地在第一時間研擬相關應對之道，審慎采取相關作法，以掌握寶貴的時機、甚至先發制人。

第三講 如何主張專利無效

本講將為讀者介紹如何在美國專利訴訟中，依據《美國專利法》第101條、第102條、第103條或第112條之相關規定，藉由美國發明法中專利無效審查之機制或美國專利無效確認訴訟，從根本上挑戰原告專利的有效性。

第四講 專利侵害分析

有可能在美國面臨專利訴訟之人，事先應設法使其外部律師在其協助下，為其完成一份內容嚴謹的（不）侵害意見，如此不但可以在研發產品過程中，做有必要之回避設計；日後即使真正進入專利訴訟，亦可盡量避免被控侵權成立。但是，由於在現階段，大部分公司內部之法務人員，或一般之外部律師，並未接受過美國專利訴訟之基本專業訓練，以致未能掌握在美國實務上，專利侵害鋻定之要領；而從事設計研發業務之工程師，亦因不具備相關之知識背景，以至於在回避設計之過程中，疏忽或誤解部分專利侵害鋻定的基本原則。

因此，本講將介紹目前美國專利侵害救濟實務，在處理專利侵害鋻定的過程中，如何確定專利權範圍、所采用之專利侵害分析流程；並將其中之全面覆蓋原則、逆等同原則、等同原則以及禁止反悔原則等較為抽像的基礎理論，以簡明的方式加以說明；在實際應用中，可有效地參考相關原則，進行回避設計、檢視專利是否被侵害以及協助外部律師完成（不）侵害鋻定報告，以確保個人或企業在美國專利戰場上的利益。

第五講 專利不可執行

所謂不能執行之抗辯（unenforceable），大部分乃是基於衡平法的觀念，所產生之一種抗辯方式，普遍地為美國法院斟酌援用；而此種抗辯可使該專利權之所有申請專利範圍不得實施排他效，換言之，倘若此際專利權人有相關之事由，專利權人即不得排除他人實施其專利權，他人即有機會得以直接實施相關之技術內容。

第六講 選擇救濟機關

若在美國之專利權受到侵害，對專利權人而言，尋求公權力之介入為zu1好的選擇時，專利權人首先會面臨要到何機關請求救濟的問題；而由於在美國專利權受到侵害，zu1主要有美國國際貿易委員會與聯邦地方法院可以提供相關之救濟；因此二者之程序與特色及二者之比較，遂成為本講將介紹之重點。

第七講 提起專利爭訟

在專利權人初步掌握相關具體證據、經過完整評估作業後，認為時機成熟，可以在美國聯邦地方法院或國際貿易委員會，提起專利侵權爭訟時，專利權人可逐一參考本講之相關重點，發起對侵害專利之人的攻擊行動。

第八講 原告如何主張

原告於起訴狀中完成前講關於訴訟基本事實之說明後，應如何進一步向法院提出具體要求，請求法院做出有利於己之裁判；而在訴訟中，原告可向法院提出哪些具體的要求，是本講之相關重點。

第九講 抗辯及反訴

當收到原告的專利侵權訴訟起訴狀後，原則上隻有20天左右的時間，被控侵權之一方便必須要完成答辯書狀，為期盡速完成相關訴訟上之防御陣線，建議被控侵權人可依序參考本講之重點，審慎采取抗辯及反訴等因應措施。

第十講 主動提供證據

本講將介紹在美國專利訴訟中，原告與被告在初始披露（initial disclosure）階段，即應於一定期限內，自行提供對方哪些相關信息；而在某些特殊之訴訟或程序中，則不必主動提供何種信息給對方參考。

第十一講 挖掘對方證據

美國專利訴訟程序開始後，雙方當事人耗費時間、精力、與成本的階段，即一般傳統所謂之搜證程序（discovery）；讀者於本講的說明中，可以了解搜證程序中主要的之四種程序。

第十二講 保護我方信息

在美國專利訴訟過程中，時常涉及當事人不欲為對方當事人、尤其是競爭對手的對造所亟欲知悉之商業機密、與律師研商之過程、以及律師所制作相關內部文件之內容；然而，為有效進行訴訟上之主張或抗辯，又面臨不得不將該等機密信息攤在臺面上，供法院及對方當事人逐一審視之困境。因此，如何在激烈的美國專利訴訟攻防過程中，有效地根據相關之規定，撐起保護傘，而主張不必揭露我方欲保護之相關信息，遂成為本講之重點。

第十三講 特殊程序

在展開美國專利訴訟程序後，當事人雙方若不能及時達成和解，法院將會正式召開案件管理會議，以確定後續即將進行之相關程序；而若雙方對專利之權利要求看法不一致時，將展開馬克曼聽證程序；為避免全案進入審判程序後，浪費當事人寶貴之時間、精力與費用，當事人可請求法院進入即決審判程序。在該等特殊程序中，法院扮演何種角色、程序如何進行以及當事人要注意哪些事項？將是本講將介紹之重點。

第十四講 最後的攻防及上訴

美國專利訴訟中，倘若雙方當事人繼續堅持鬥爭下去，勢將進入事實審最後的攻防階段即審判程序。而歷經雙方訴訟律師在審判程序中激烈的攻防，全案也將隨著法院之判決而暫時劃下句點；而對法院判決不服的當事人，也將面臨是否再繼續其他訴訟活動的抉擇。

第十五講 要如何面對跨國專利訴訟

中國企業面對跨國專利訴訟時，應該思考要如何有智慧地處理相關的問題。經過前述各講中相關主題的介紹與整理分析後，本講最後將以條列的方式，提綱挈領、再次提醒各個階段應注意的要點以及處理跨國專利訴訟的新思維。

附錄 跨國專利訴訟案例評析

本書最後將收錄並介紹分析近年來數則美國專利訴訟實際個案，包括背景事實、爭點以及美國法院或國際貿易委員會所作裁決之內容及重要意義。

張宇樞，執業律師，曾於美國斯坦福大學法學院(Stanford Law School)任訪問學者、美國哥倫比亞大學法學院（Law School, Columbia University）任客座研究員、研究跨國專利訴訟相關理論及實務運作；並於美國哈佛大學法學院（Harvard Law School）P.I.L.結業。

先後於北京大學法學院教授“專利法”“知識產權法律實務”“高新技術知識產權保護”“知識產權法”等課程；並於國家知識產權局中國知識產權培訓中心主辦之“知識產權戰略研究班”“全國知識產權局師資培訓班”授課；於中國臺灣大學電機所、電子所及生醫電資所教授“美國專利訴訟實務”課程，且於中國技術交易所擔任特聘專家及策略長等職務。

本書作者著有《與智慧財產權有關之司法程序之研究——以世界貿易組織〈與貿易有關的智慧財產權協議〉為中心》（2002年度公務人員出國專題研究報告）、《美國專利訴訟實務》（臺灣大學科際整合法律學研究所2015年第3版）、與多位教授合著《美臺專利訴訟實戰暨裁判解析》照出版有限公司2012年第2版）等專著，並曾發表多篇與知識產權相關之論文。

「張宇樞先生對知識產權訴訟理論有深入研究，對企業如何利用法律手段維護自身權益也頗有心得。此書凝聚了張先生多年的研究成果和實踐經驗，對企業開展知識產權跨國訴訟有很好的指導意義，是一本難得的好書。」

——一名在知識產權領域耕耘了三十多年的老知識產權人 畢囡

「專利訴訟是一場商戰，跨國專利訴訟更是一場艱難的商戰，本書作者集自身多年的理論研究和法律實務經驗，為讀者全面展示了專利訴訟中各個關鍵環節之對策分析，是一部難得的專利訴訟實用指南。」

——北京大學法學院教授 張平

「實踐是最好的老師。張律師在處理跨國專利交易與訴訟方面做了大量的實踐、有著豐富的經驗。他在本書中以完整的架構及清晰的說明，為我們正確應對可能遇到的跨國專利糾紛，提供了非常寶貴且實用的參考。」

——中國技術交易所總裁 郭書貴

第講是否要面對跨國專利訴訟

決定逃避跨國專利訴訟之後果

決定面對跨國專利訴訟之成果


第講發現侵權物品

哪些行為類型在美國構成侵害專利？

何謂直接侵害專利

誘導行為可否構成侵害專利

促成他人侵害專利是否應負責

國際分工可否回避侵權責任


第講如何開始與應對專利爭端

警告信應包含哪些內容

被控侵權人收到警告信後之應對對策

被告收到起訴狀後所應進行之工作


第講如何主張專利無效0

《美國專利法》第101條之抗辯

《美國專利法》第102條之抗辯

《美國專利法》第103條之抗辯

《美國專利法》第112條之抗辯

《美國發明法》案中有關專利無效及補充
陳述意見之機制0

確認訴訟


002


第講專利侵害分析

如何確定專利權之範圍

如何進行專利（不）侵害分析

何謂全面覆蓋原則

如何主張逆等同原則

等同原則的應用與限制

如何以禁止反悔原則狙擊等同原則


第講專利不可執行

不正當行為之抗辯

懈怠之抗辯

禁止反悔原則之抗辯

濫用專利之抗辯



第講選擇救濟機關

美國國際貿易委員會

美國聯邦地方法院

美國國際貿易委員會與美國聯邦地方法院之
比較



003


第講提起專利爭訟

何人可以在美國提起專利侵權訴訟

在美國可以將何人列為專利侵權訴訟之被告

原告如何在美國專利侵權訴狀中主張相關事實

在美國如何送達書狀及法院傳票


第講原告如何主張

申請禁制令

估算損害賠償額度

利息、訴訟費用及律師費

法院認為恰當之其他救濟

請求陪審團審理


第講抗辯及反訴

被告如何消極回應原告之主張

被告如何積極抗辯

被告如何提起反訴

被告其他可提出之申請


第講主動提供證據

當事人應主動提供之信息

當事人不必主動提供信息之訴訟或程序

當事人應主動提出相關信息之期限


004


第講挖掘對方證據

如何整理爭點：要求自認

如何要求檢視證物：要求文件

如何以書面質問對方

如何口頭詰問對方當事人及證人


第講保護我方信息

保護命令

律師與客戶特權

工作成果豁免權

第講特殊程序

案件管理會議

馬克曼聽證

逕行裁判程序


第講最後的攻防及上訴
最後披露

訴訟律師如何進行審判活動

法院作出何種判決

當事人於判決後可申請之事項

上訴：美國聯邦巡回上訴法院



005


第講要如何面對跨國專利訴訟

跨國專利訴訟總體規劃

如何進行跨國專利訴訟

跨國專利訴訟的新思維


附錄跨國專利訴訟案例評析
案例1：UMC v. SIS

案例2：Genesis Microchip v. MRT, Trumpion,
SmartASIC, and MStar


案例3：O2 Micro International Limited v. Beyond
Innovation Technology Co., Ltd.,
and FSP Group and SPI Electronic Co.,
Ltd., and Lien Chang Electronic
Enterprise Co., Ltd.


案例4：Quanta Computer Inc., et al v. LG
Electronics, Inc.


案例5：Micron Technology Inc. v. MOSAID
Technologies Inc.


案例6：In Re Seagate Technology,
LLC (Petitioner)


006